Las razones de la marca olfativa de crayola

Carlos Mauricio Gutiérrez Bayona

Abogado especialista en propiedad intelectual e internacionalista

Asesor jurídico de Andante Producciones SAS (productora audiovisual)

El registro de marcas no es tan claro como podrían considerar algunos clientes, pues se requiere analizar una serie de elementos como la distintividad y no funcionalidad, para determinar si la marca es registrable o no. En el caso colombiano, resulta necesario dirigirse al régimen común andino, es decir la Decisión 486 del 2000, el cual establece que es una marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios (art. 134). De este modo, cualquier comerciante que quiera registrar una marca deberá rectificar que se cumplan con una serie de requisitos establecidos en la Decisión 486, entre los cuales están también la distintividad y la no funcionalidad.

Ahora bien, la asesoría de la propiedad intelectual requiere de constante monitoreo a oficinas como la United States Patent and Trademark Office (USPTO) de Estados Unidos o la oficina europea, las cuales suelen solucionar debates o realizar a análisis que eventualmente podrían ser aplicados en la Comunidad Andina; tal es el caso de Crayola No. 88111282, marca reconocida por los productos escolares como crayones, la cual solicitó a la USPTO el registro de una marca olfativa en septiembre del 2018, y que fue finalmente aceptado por la oficina estadounidense en 2024.

El caso Crayola es más que un titular periodístico sobre registro de marca olfativa, pues la petición de registro fue detalladamente analizada por la USPTO, que en su momento devolvió el registro e informó que la marca no podía ser registrada por ausencia de distintividad y debido a que el olor de los crayones de Crayola eran parte de la funcionalidad del producto, lo cual generaba una ventaja comercial sobre los competidores, en caso de permitir este registro.

Respecto a la funcionalidad, la empresa Crayola aclaró que el olor de sus productos no son una consecuencia de la combinación de la parafina y demás productos químicos de uso común, para la fabricación de crayones, sino que surgen de una aplicación industrial secreta y distinta de sus competidores, que no ocasiona una funcionalidad distinta. Al respecto se estableció como respuesta la USPTO que:

“[…] El solicitante no solo ha proporcionado ejemplos de crayones de la competencia, ninguno de los cuales tiene ningún aroma excepto el ligero aroma del ácido esteárico (y señalando que el aroma del ácido esteárico no es el mismo que el de la marca de aroma), sino que también creó una versión de crayón de ‘laboratorio’ utilizando todos los mismos ingredientes y esencialmente los mismos procesos que los crayones de la marca de aroma, pero omitiendo el ‘paso especial’. Estos crayones de ‘laboratorio’, al igual que los crayones de la competencia, no tenían la marca de aroma ni ningún otro aroma apreciable aparte del ácido esteárico, pero funcionaban como deberían hacerlo los crayones sin diferencias mensurables en el costo o la calidad (…). El solicitante realizó además este análisis para los lápices de colores de la competencia, que igualmente demostró que los lápices de colores de su marca olfativa tenían un patrón único con picos cromatográficos distintivos, que se refleja en el olor distinto y único de los productos del solicitante” (traducción elaborada por el autor del artículo).

La conclusión de Crayola fue consecuencia de un análisis de espectrometría cromatográfica de masas realizado al producto del solicitante y algunos de la competencia, la cual determinaba que los procesos adicionales realizados por Crayola ocasionaban el distintivo olor, pero no afectaba el color y función de sus productos.

Lo anterior resulta importante para el análisis del derecho marcario, pues en otras jurisdicciones como la europea se ha negado el registro por la dificultad de la representación gráfica de la marca olfativa, debido a que las fórmulas químicas no pueden ser entendidas por el común de la población; es decir, el caso crayola si bien no se registró como olor la formula química, si se empleó métodos técnicos para explicar a la USPTO la distintividad y no funcionalidad de la marca olfativa que se quiso registrar.

Finalmente, Crayola registró su marca olfativa con la descripción “A proprietary scent reminiscent of a slightly earthy soap with pungent, leather-like clay undertones”, la cual podría concluir que el registro olfativo podría registrarse con una descripción del aroma, pero se requiere de un aporte probatorio técnico que permita determinar los requisitos mínimos del registro como la distintividad y la no funcionalidad de la marca. Es importante concluir que la aplicación en la Superintendencia de Industria y Comercio del análisis hecho por la USPTO depende de los funcionarios de dicha entidad, no obstante, se invita a la comunidad académica a analizar el caso No. 88111282 de la USPTO y determinar qué tan aplicable puede ser en Colombia esta solución.

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