Una sentencia reciente de la Sección Primera del Consejo de Estado precisa que quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar, por los medios procesales, su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar y, de esta forma, podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Además, indicó que el depósito o registro del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros. (Lea: Precisan concepto de marca derivada y aspectos para evidenciarla)

Como consecuencia, advierte la Sala, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar dicho uso se encuentran, principalmente, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es esta condición la que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. (Lea: ¿Cómo determinar riesgos de asociación y de confusión en materia marcaria?)

Adicionalmente, el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia, por lo que las pruebas dirigidas a demostrar esto deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro, concluyó el alto tribunal (C. P. María Elizabeth García).

Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 11001032400020130003600, mar. 30/17

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