Doctrinas de literalidad y de equivalencia en materia de infracción de una patente en la Comunidad Andina

Camilo Andrés Suárez Botero
Director del Área de Propiedad Intelectual
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

A partir de la manera en la que el legislador andino configuró la previsión normativa del artículo 51 de la Decisión 486 del 2000, se ha sostenido históricamente (y a partir de una hermenéutica gramatical) que la potencial existencia de una infracción al ámbito de protección de una patente de invención se define en función del tenor de sus reivindicaciones.

A esta doctrina se le denomina como del “principio de literalidad”. Esto supone, ni más ni menos, que la determinación de si hay o no lugar a reprochar un comportamiento potencialmente usurpador del derecho de propiedad industrial está delimitado y circunscrito específicamente por la forma y, fundamentalmente, por la organización, concatenación, sistematización y, en general, por la estructura con la cual fueron redactadas las reivindicaciones que condensan la órbita funcional de la invención específica.

Y esto es así porque, al leer el ya mencionado artículo 51, resulta claro que “… el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones…”. En ese sentido, indistintamente del tipo de invención de que se trate, lo que se reivindique y, especialmente, la manera en que aquello se proyecte en el respectivo capítulo reivindicatorio, es lo que, a la hora de hacer valer el derecho de exclusión, reunirá la aptitud prosecutorial del Derecho. Dicho de otro modo y casi que, definiéndolo desde una perspectiva negativa, aquello que no quede alinderado dentro de la redacción textual de las reivindicaciones patentadas no se considerará protegido y, de contera, no será protegible en el marco de una acción judicial de infracción.

Lo anterior supone, por supuesto, un desafío relevante para quienes tienen la labor de redacción de los capítulos reivindicatorios de las patentes cuya concesión reclaman, pues este condicionante normativo exige claridad plena en lo que se patenta, así como minuciosidad y exactitud, de manera que no puedan marginarse de amparo legal algunos usos que secundariamente modifiquen aspectos de la invención, ni alteraciones de elementos y componentes que, en lo medular, no varían la estructura misma de la patente. Insistimos: lo anterior, dependiendo, naturalmente, en cada caso del tipo de invención de que se trate.

Segunda doctrina

Al margen de lo anterior, y aunque no figure expresamente reconocido de forma directa por la norma supranacional, nuestro sistema jurídico de propiedad industrial también contempla tácitamente la posibilidad de que exista infracción de patentes a partir de la denominada “teoría de los equivalentes”.

Esta segunda doctrina no se opone, ni mucho menos es contraria, a la tesis exegética que respalda la infracción basada en la literalidad de lo reivindicado, pero, a nuestro parecer, es razonablemente complementaria de aquella; se podría decir que, sin ser supletiva, amplifica el ámbito de protección de la primera teoría de protección a la invención, pues surge de una interpretación teleológica y, por supuesto, muy sensata y acertada que, a nuestro juicio, le imprime relevancia contextualizadora al capítulo descriptivo de las reivindicaciones y, paralelamente, anticipa posibles comportamientos que escapen o no se adecúen, en un primer acercamiento, a la textualidad semántica de las reivindicaciones.

Esta teoría permite considerar como infractor al producto o procedimiento que desarrolle, en esencia, la misma funcionalidad del producto o procedimiento patentado, bien porque, sin reproducirlos, los emula en gran medida, por ejemplo, a partir del uso de elementos, sustancias, etc., que, sin ser idénticos a los patentados, de una u otra forma, pueden ser sustitutos insubstanciales de aquellos, o bien porque se alteren de forma no significativa o normativamente relevante el orden, la secuencia, la integridad o la plenitud de algunos pasos propios del procedimiento protegido.

Lo que resulta clave a la luz de la teoría de los equivalentes es que las variaciones que se advierten en el producto o procedimiento presumiblemente infractores tienen transformaciones y modificaciones respecto de aquello tutelado por el privilegio de patente sin que tales modificaciones sean innovadoras ni tengan aptitud suficiente para ser tenidas como determinantes a la hora de fijar o establecer diferencias y contrastes trascendentales entre los productos o procedimientos en pugna.

Teoría avalada

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) avala la viabilidad de la teoría de los equivalentes en materia de infracción de patentes, por ejemplo, a través de lo preceptuado en la interpretación prejudicial rendida en el proceso 475-IP-2019. En esta decisión, el TJCA concluye que, si bien las reivindicaciones fungen como piedra angular para la fijación del alcance de la invención, la autoridad judicial debe interpretar cuál es dicho alcance.

Esta manifestación es crítica, porque correlativamente pone de manifiesto que no se puede magnificar el contenido de la patente por vía de una exégesis que suponga por añadidura hasta dónde llega la invención, así como tampoco se puede cercenar su verdadera esencia práctica como consecuencia de una lectura restrictiva, apegada irreflexivamente al texto de la reivindicación y, por tanto, desapegada de su verdadero contenido material.

La tarea interpretativa que el TJCA impone a los operadores judiciales realizar sobre el tenor de las reivindicaciones patentadas se apoya en dos principios que merecen defensa por igual. De una parte, la prerrogativa del titular del derecho que no debe ver menguado el derecho a prohijarse tutela judicial efectiva. Si bien es cierto que no hay un límite a la hora de redactar reivindicaciones, no lo es menos que en no pocas ocasiones el lenguaje puede quedarse corto; la previsibilidad de potenciales infracciones puede no ser suficiente para anticipar un número indeterminado de escenarios potencialmente peligrosos y, con ello, la imposibilidad de exigirle al titular del derecho incluir en el alcance de su derecho un sinfín de circunstancias teóricas que probablemente tienen poca vocación de materializarse.

Por otro lado, también se cierne como imperativo el postulado de seguridad y certidumbre jurídica en favor de los terceros ajenos a la patente, quienes no deben soportar circunstancias de irresolución o incertidumbre jurídica a la hora de fabricar, emplear, comercializar productos o de ejecutar procedimientos que, aunque en principio no lesionan la patente ajena, por vía de equivocadas interpretaciones sobre el alcance del derecho concedido, terminen siendo juzgados como infractores.

El test

Con el fin de precaver estas situaciones, el TJCA ofrece a los operadores judiciales un mecanismo de verificación denominado “el test de triple identidad sustancial”.

Esta valoración consiste en determinar si los elementos presentes en el producto aparentemente infractor y que se pueden considerar diferentes de aquellos incorporados en la invención patentada, “desempeñan o no la misma función que aquellos a partir de un mismo modo y con idénticos resultados a los que componen el objeto o procedimiento protegido” (TJCA. Proceso 475-IP-2019).

A partir de este análisis, tendrán la connotación de equivalentes a los componentes de la invención amparada por la patente (y, por tanto, existirá infracción) aquellos insertos en el producto o procedimiento censurado que: (i) operen de igual modo a los primeros, (ii) tengan las mismas funciones y (iii) produzcan el mismo efecto o resultado que aquellos hallados en la invención patentada.