¿Cómo generar incentivos a la innovación? Puntos clave desde los contratos de tecnología y los signos distintivos

Luisa F. Herrera

Socia y Coordinadora de Propiedad Intelectual

GHA - Gherrera Abogados y Asociados

 

De conformidad con Daron Acemoğlu y James A. Robinson, “Los países fracasan hoy en día porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove”. De ahí la importancia de auscultar cuáles son las medidas jurídicas existentes para crear un entorno de seguridad jurídica y en el que las garantías de protección de los derechos sean empleadas en consideración de los emprendimientos y nuevos competidores en el mercado. Lo anterior, en términos de Robert Solow, permitiría crear entornos propicios para el progreso técnico y, por ende, económico.

 

La escasez, desde las ideas de Hume, aunque ha permitido la justificación de los derechos de propiedad privada material, es la consecuencia inmediata de los derechos exclusivos concedidos bajo la propiedad intelectual y, con ello, no se derivan, de manera obligatoria, juicios negativos sobre aquella situación, pues es precisamente en ese escenario en el que el esfuerzo es premiado mediante la exclusividad y de ahí que surja el incentivo para seguir innovando, creando y protegiendo. Al respecto, debe recordarse que estos derechos y su ejercicio pueden explicarse mediante el movimiento pendular entre la llamada “tragedia de los comunes” y la “tragedia de los anticomunes”, y así como sucede con todos los demás derechos subjetivos, los derechos de propiedad intelectual tampoco son absolutos.

 

En este escrito, se abordan dos ejes (contractual y marcario), con el objetivo de hacer algunos planteamientos sobre dos de los objetivos que deben servir de derrotero para los operadores jurídicos en el ejercicio, la aplicación y el estudio de casos relacionados con la propiedad intelectual:

 

- Que ni la innovación incremental ni la complementaria sean obstruidas, para lo cual los contratos constituyen herramientas que permiten establecer condiciones de acceso justo, razonable y equitativo por parte de los actores del mercado a tecnologías complementarias o, incluso, a elementos comunes y necesarios para competir y

 

- Que, con independencia del sector, sea posible la protección estratégica de la innovación mediante los diversos derechos de propiedad intelectual, incluyendo las marcas, sin que con ello se cree exclusividad sobre necesidades competitivas.

 

Nuevos mecanismos

 

El nacimiento de tecnologías interconectadas y la necesaria interoperabilidad entre ellas en diversos sectores, y en especial en el sector de telecomunicaciones y en la aplicación del internet de las cosas, ha requerido acudir a herramientas contractuales para atender necesidades de acceso y abastecimiento de estas tecnologías, con el fin de facilitar su desarrollo y mejora en un entorno en el que se garantice el respeto de los derechos de propiedad intelectual y de la información confidencial de terceros.

 

La colaboración y los contratos de licencias cruzadas han dado luz a mecanismos como los pools o consorcios de patentes, que no son más que un entramado de contratos coligados que permiten la gestión, la explotación y la administración de las tecnologías, las cuales pueden ser complementarias, esenciales (y no esenciales) o sustitutivos. Es importante, entonces, tener en cuenta que las tecnologías esenciales siempre serán complementarias, por cuanto resultan necesarias para el desarrollo de un fin determinado.

 

En este escenario, y con el fin de garantizar que los consorcios sean procompetitivos, han surgido herramientas y tipologías contractuales, como las licencias FRAND, que constituyen mecanismos de autorregulación de los consorcios de estandarización y, mediante ellas, se establece la obligación de conceder licencias sobre las tecnologías que componen el consorcio en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

 

Al decir que las licencias FRAND deben ser justas, se está haciendo referencia a aquellas condiciones mediante las cuales se asegure que no se generen efectos anticompetitivos ni ilícitos. De igual forma, se describen como razonables en el sentido en que las tasas y regalías deben reflejar una negociación razonada sobre criterios objetivos como: (i) las posibilidades que tiene determinada industria para generar nuevas alternativas de la tecnología objeto de licencia y (ii) la capacidad de la tecnología patentada para satisfacer los requisitos de interoperabilidad de los productos.

 

Las condiciones no discriminatorias a las que aducen las licencias FRAND son aquellas mediante las cuales los licenciantes garantizan que los términos bajo los cuales se concede una determinada licencia estarán presentes en todas las demás licencias que el titular otorgue a los competidores del primer licenciatario, con lo cual también se evita que los consorcios de estandarización sirvan de plataforma para excluir a competidores de la explotación de una determinada tecnología.

 

En cuanto a la determinación exacta de la regalía, en el caso de Apple vs. Motorola, la Corte Federal del Circuito en EE UU estableció que el estudio de licencias comparables es, generalmente, el método más confiable para estimar el valor de la patente.

 

Si bien este tipo de contratos solo vincula a las partes involucradas, es decir, al titular de la patente y a la organización de estandarización, en virtud de la figura del derecho civil denominada “estipulación a favor de tercero”, es posible que los terceros que se vean afectados por el incumplimiento de dichas obligaciones demanden y reclamen la debida indemnización por perjuicios[1] (Corte del Distrito de Washington en Seattle en el caso Microsoft Corporation vs. Motorola, Inc., et al., C10-1823 JLR, pág. 5).

 

Competencia legítima

 

Ahora, frente al segundo eje, y con los objetivos señalados, aunque la discusión sobre la función de los signos distintivos pareciera estar superada y decantada, su finalidad trasciende la identificación del origen de los productos o servicios, pues su diseño y construcción en el mercado también se traduce en el reconocimiento creado en la mente del consumidor frente a la calidad y a la reputación inmersas en aquello que es adquirido bajo los signos en cuestión.

 

Así, por ejemplo, para el precursor de la dilución marcaria en EE UU, Frank Shekter, la funcionalidad del sistema de signos distintivos se encuentra orientada hacia la construcción de la competencia legítima: “Un ‘monopolio’ tan limitado que no pueda afectar la competencia legítima, y ​​esa es la esencia misma de cualquier sistema racional de símbolos comerciales individuales y exclusivos”.

 

El sistema registral de marcas no consiste en un mecanismo automático, y de ahí que las oficinas tengan la obligación de establecer si la solicitud correspondiente cumple con los requerimientos establecidos para conferir derechos marcarios. Sobre el particular, es inexorable auscultar cuál es su función esencial, pues con ello habrá de determinarse el alcance de las decisiones de las oficinas de registro, al igual que del estudio en sede jurisdiccional cuando se debata sobre una posible infracción. Así, concebir las marcas como signos con finalidades restringidas a la identificación del origen de un producto o servicio implicaría limitar la labor de la oficina al análisis exclusivamente de la distintividad de los signos solicitados. 

 

Efectos excluyentes

 

Tal como lo expuso el Tribunal Europeo de Justicia en el caso Dyson v. Registrar of Trade Marks, la naturaleza excluyente de los derechos conferidos sobre las marcas demanda por parte de las oficinas nacionales competentes un estudio exhaustivo de los efectos que llevaría a excluir a los demás competidores de la explotación de un signo distintivo –y dicho análisis es aplicable a los otros derechos de propiedad intelectual–. Además, la doctrina de la funcionalidad también se deriva de la necesidad del uso de ciertos elementos para competir en el mercado.

 

Así, entonces, existen ciertas formas, colores o disposiciones especiales del producto propios de ciertas industrias que, aunque no obedecen a la naturaleza del producto, sí constituyen elementos necesarios para entrar al mercado y obtener una efectiva identificación por parte de los consumidores. Lo anterior sucede, por ejemplo, con el color azul en los medicamentos, el verde para biocombustibles y el rojo para condimentos[2].

 

El análisis conceptual de las marcas; la determinación de si el signo solicitado cuenta con funcionalidades que lo hacen irregistrable, como sucede con los colores o las formas, y el concepto de necesidades competitivas son elementos cuyo estudio será revisado cuando se defina la extensión de un derecho en un proceso por infracción o, incluso, antes de ser concedido por la oficina de registro, la cual, como gate keeper, habrá de evaluar, así como se hace en Colombia, cuáles son los efectos de la concesión de un derecho en el mercado y en la competencia.

 

Ahora, será importante determinar si dicho análisis se limita a considerar si los signos son genéricos o descriptivos, o si, además, habría de examinarse demás factores que pudieren impactar en la competencia (de manera positiva o negativa).