Germán Darío Flórez Acero
Director de la Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda
Presidente de la Asociación Colombiana de Legal Tech

La globalización y el crecimiento del turismo internacional ha puesto en evidencia uno de los mayores retos para las marcas que han alcanzado un alto grado de reconocimiento en su país de origen: la protección de su identidad en mercados internacionales. Un ejemplo claro de este desafío lo encontramos en el caso de Frisby, la famosa cadena colombiana de pollo frito, que actualmente se encuentra en medio de una disputa legal por la protección de su marca en la Unión Europea. Este conflicto no solo involucra cuestiones de propiedad intelectual, sino que también pone en evidencia la falta de una estrategia sólida en la protección internacional de marcas.

El caso ‘Frisby’: un conflicto marcado por la omisión

La cadena de restaurantes Frisby, fundada en Pereira en 1977, es una de las marcas más queridas y conocidas en Colombia. Con más de 280 locales en 59 ciudades, su marca ha sido reconocida por su popularidad en el país, hasta el punto de tener los elementos necesarios para que la marca pueda ser declarada notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia. Frisby además tiene varios registros marcarios en EE UU, Latinoamérica y una marca en la Unión Europea. Sin embargo, la disputa comenzó cuando una empresa registrada como Frisby España S.L. en la Unión Europea registró la misma marca en 2024 para operar en dicho territorio, sin ninguna relación con la empresa colombiana y además inició el proceso de cancelación por no uso de la marca Frisby que la compañía colombiana tenía en España, con lo cual se descarta de plano las opiniones en redes como X sobre una estrategia publicitaria de la compañía colombiana para expandirse en Europa.

Lo que parecía ser una confusión de nombres, rápidamente se convirtió en una batalla legal sobre el uso indebido de la marca. Frisby España S.L. utilizó los mismos colores, el logo y hasta el personaje del Pollo Frisby, con el propósito de promover la llegada de franquicias y locales a España. La empresa colombiana, por su parte, alegó que no había autorizado ninguna expansión en Europa y que su nombre y marca estaban siendo usados indebidamente para crear confusión en los consumidores.

Este conflicto se agrava aún más al descubrir que Frisby España S.L. registró la marca sin oposición alguna por parte de la empresa colombiana durante el proceso de solicitud a finales de 2024 mediante un procedimiento acelerado de registro que contempla la legislación marcaria en Europa. La razón de la falta de oposición radica en un elemento fundamental de la propiedad intelectual: la omisión del uso de la marca en mercados internacionales.

La lección sobre la protección internacional de marcas

Este caso nos deja una valiosa lección sobre la necesidad de una estrategia internacional de protección de marcas que no solo contemple su registro en mercados locales, sino también en aquellos donde la marca podría tener un impacto futuro. El mercado europeo es especialmente relevante, ya que es uno de los bloques económicos más grandes del mundo, con una población diversa y una amplia variedad de consumidores. Sin embargo, como Frisby ha experimentado, la falta de presencia física o comercial en Europa no significa que otras empresas no puedan registrar la marca si el titular no ha activado los mecanismos legales adecuados.

Este caso pone de manifiesto cómo, si bien Frisby tenía un registro válido en Colombia y en algunos otros países de la región, así como su registro en España, su falta de uso efectivo en Europa permitió que Frisby España S.L. registrara su propia versión de la marca, a pesar de la evidente confusión que esto podría generar. El principio de uso efectivo de las marcas en el contexto internacional, tal como lo establece la legislación tanto en la Unión Europea (UE) en el Reglamento de la UE 2017/1001 sobre la marca de la UE y la Directiva 2015/2436, como en Colombia en la Decisión 486 de la CAN, resulta ser uno de los aspectos más críticos en la defensa de los derechos marcarios en mercados externos. Si no se prueba el uso de la marca dentro de un periodo específico (generalmente de cinco años en la UE), el registro puede ser cancelado, lo que expone a la marca a ser registrada nuevamente por un tercero.

En el caso específico de la Unión Europea, el proceso de cancelación por no uso es especialmente relevante. La EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) y las normas marcarias en la Unión Europea establecen que, si una marca no ha sido utilizada de manera genuina y efectiva en el mercado europeo dentro de un periodo de cinco años, el titular puede perder sus derechos exclusivos sobre la marca. Esto significa que no basta con registrar una marca; es esencial demostrar su uso, ya sea mediante la apertura de establecimientos, campañas publicitarias o incluso la venta de productos a través de plataformas de comercio electrónico como hubiera podido hacer Frisby en aras de ir abonando el terreno para una futura expansión en Europa y evitar así que su marca fuera susceptible de ser cancelada en el territorio europeo como está en riesgo actualmente.

Los riesgos de no actuar a tiempo: la importancia de la vigilancia marcaria

El caso de Frisby subraya otro riesgo importante: la falta de vigilancia de las solicitudes de marcas similares en mercados internacionales. Las empresas deben estar atentas a los registros de marcas en otros países, especialmente cuando ya tienen un nivel de notoriedad reconocido, aunque no operen directamente en esos territorios. La vigilancia marcaria consiste en monitorear constantemente las bases de datos de registros de marcas en mercados relevantes para detectar solicitudes que puedan entrar en conflicto con la marca de la empresa.

En este caso, Frisby no presentó una oposición formal a la solicitud de registro de Frisby España S.L. dentro del plazo legal establecido. Esto permitió que el registro avanzara sin impedimentos, lo que podría haberse evitado con una acción oportuna. En Colombia, normalmente la Superintendencia de industria y Comercio en el marco del procedimiento de registro marcario trae de oficio marcas que pueden ser similares y confundibles en los registros de marcas, independientemente de que se haya realizado la oposición del titular marcario afectado con la solicitud de registro. Probablemente, Frisby Colombia pudo haber pensado eso y se sintió seguro al tener registrada su marca en la Unión Europea, sin embargo, no en todas las jurisdicciones esto sucede como en España y la Unión Europea, donde es indispensable la oposición del titular para traer estos antecedentes marcarios al análisis de registrabilidad marcaria. Si la empresa colombiana hubiera observado de cerca las solicitudes de marcas en la EUIPO, podría haber opuesto la solicitud de Frisby España argumentando que ya existía un registro previo en Europa, aunque no se hubiera usado físicamente. Este es uno de los aspectos más relevantes de la propiedad intelectual internacional: la rapidez con la que se reacciona ante registros de marcas conflictivas.

El Convenio de París y la protección de marcas notorias

El Convenio de París es uno de los tratados más relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual y establece que las marcas notorias deben recibir una protección especial, incluso si no están registradas en un determinado país. El tratado obliga a los países miembros a evitar que las marcas notorias sean registradas de mala fe por terceros que intenten aprovecharse de su reputación. En este contexto, Frisby podría invocar el Convenio de París para intentar invalidar el registro de Frisby España en la UE, argumentando que la marca colombiana es conocida en el ámbito internacional y que su registro en Europa fue realizado con el conocimiento de la existencia de la marca original.

Sin embargo, el éxito de esta acción dependerá de que Frisby S.A. BIC logre demostrar que su marca goza de notoriedad no solo en Colombia, sino también en otros territorios como España. Si la empresa no puede probar la notoriedad de su marca en Europa, la protección que ofrece el Convenio de París podría no ser suficiente para invalidar el registro de Frisby España. No basta con ser una marca conocida en su país de origen; para proteger eficazmente su nombre y sus elementos distintivos en el extranjero, debe ser capaz de probar la notoriedad de la marca en otros mercados o, al menos, demostrar un uso genuino en esos territorios.

Acciones legales posibles: nulidad, infracción y competencia desleal

A pesar de los obstáculos legales, existen varias acciones que Frisby podría emprender para proteger su marca en la Unión Europea. La primera es la nulidad del registro de Frisby España por mala fe. La legislación de la UE en el artículo 59 numeral b) del Reglamento 2017/1001 prevé que una marca registrada puede ser anulada si se demuestra que fue solicitada de mala fe, que en este caso se demostraría con el conocimiento por parte del solicitante español de una marca preexistente y con el fin de aprovecharse de la reputación ajena.

Además, Frisby podría demandar a Frisby España por infracción de marca si logra demostrar que el uso de la marca registrada por parte de Frisby España genera confusión en los consumidores sobre el origen de los productos o servicios. La legislación de la UE permite que una marca registrada sea protegida contra el uso no autorizado que cree confusión o que aproveche indebidamente su renombre.

Asimismo, Frisby podría invocar la competencia desleal, alegando que el uso de su marca por parte de Frisby España induce a engaño en el público y beneficia indebidamente a la empresa española, que está intentando aprovecharse de la buena reputación que Frisby ha construido durante casi 50 años en Colombia. Inclusive pondría acudir al derecho del consumidor por engaño y confusión al público, ya que la empresa española utiliza la publicidad de promoción ‘Una leyenda del pollo cruza el océano…’, la cual evidentemente evoca que el crujiente pollo proviene de Colombia, cuando precisamente se está demandando el aprovechamiento de la reputación ajena de la empresa española.

Recomendaciones para empresas colombianas: la importancia de la internacionalización y la protección marcaria

El caso de Frisby es una advertencia para las empresas colombianas que desean expandir su presencia en mercados internacionales. La protección internacional de marcas no debe ser una ocurrencia tardía, sino una parte integral de cualquier estrategia de internacionalización. Las empresas deben registrar sus marcas en mercados clave, incluso si no tienen una operación física en esos países, y deben vigilar activamente cualquier intento de terceros de apropiarse de sus derechos marcarios.

Además, las empresas deben estar preparadas para demostrar el uso efectivo de sus marcas en los mercados en los que están registradas. El uso no solo garantiza la validez de la marca ante las autoridades de propiedad intelectual, sino que también fortalece la posición de la empresa ante posibles disputas.

Finalmente, el Convenio de París y otras normativas internacionales ofrecen herramientas valiosas para defender las marcas notorias, pero el éxito de su aplicación depende de la estrategia proactiva que las empresas adopten para proteger sus activos intangibles a nivel global.

En conclusión, el caso Frisby resalta la importancia de no subestimar los riesgos de la protección marcaria internacional. Una marca exitosa debe pensar globalmente y protegerse adecuadamente en los territorios clave, ya que los efectos de la inacción pueden resultar en la pérdida de valiosos derechos y en una costosa batalla legal.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.